姍姍來遲的馬德里：在港實施《馬德里議定書》的優勢、風險及特殊性

10/05/2023

經過近十年的努力，香港政府進入了將《馬德里議定書 (Madrid Protocol)》引入香港的最後立法程序^[1]。

該議定書一旦實施，很可能會對香港的商標格局產生深遠影響，尤其是因為香港既不是主權國家，也不是受國際承認的跨政府組織，這就帶來了棘手的問題。

本文將從優勢及潛在風險兩方面探討這對香港的潛在影響。

引言

2023 年 4 月 18 日，政府當局向香港特別行政區立法會（「立法會」）（香港的一院制立法機關）工商及創新科技事務委員會簡介在香港實施《商標國際註冊馬德里協定有關議定書》（《馬德里議定書》）的立法建議。

建議指出，政府當局計劃在 「2023 年上半年」向立法會提交相關的附屬法例，進行先訂立後審議的程序，並會「在完成所有必要的準備工作後」，尋求中央人民政府正式在香港采取《馬德里議定書》^[2]。

《馬德里議定書》是什麼？

商標權具有地域性，由各個政府部門根據各自的法律及慣例授予。一般情況下，商標所有人必須向希望其商標得到保護的每個國家/司法管轄區逐個單獨提出申請。

商標國際註冊馬德里體系（「馬德里體系」(Madrid System)）是一個重要的國際體系，通過「一站式」程序為多個司法管轄區的商標註冊及管理提供便利。

馬德里體系受兩項國際條約管轄：《商標國際註冊馬德里協定 (Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks)》（1891年）和《商標國際註冊馬德里協定有關議定書 (Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks》（1989年），由總部設在瑞士日內瓦的世界知識產權組織（World Intellectual Property Organization,，簡稱WIPO）國際局（International Bureau，簡稱IB）管理。

截至本文發表之日，《馬德里議定書》共有 114 個締約方，涵蓋 130 個國家，其中廊括世界上大多數主要經濟體。

馬德里體系如何運作？

根據馬德里體系，任何屬締約方的自然人或法人實體（香港將會透過已為締約方的中國成為新的締約方），只要在原屬局擁有有效的商標申請/註冊（稱為 「基礎商標」）^[3]，就可以通過其本國商標局（「原屬局」）提交國際申請（International Application, 簡稱IA）。

在提交國際申請時，申請人可以指定一個或多個（甚至全部 113 個）希望註冊其商標的其他締約方，並向原屬局繳納一套申請費。
一旦原屬局及國際局檢查了國際申請的手續，確認所有要求均已滿足並已適當地提交，就會註冊及公告該商標，使其成為國際註冊（International Registration，簡稱IR）。

然後，國際局將通知申請人選擇的指定締約方的每個商標局，這些商標局將根據當地法律及程式對商標進行實質性審查，並將任何駁回的決定通知國際局。

如果在規定的時限內（通常為 12 或 18 個月）未將任何駁回的決定通知國際局，則視為已在指定國家獲得商標保護。

馬德里體系允許商標所有人只需向原屬局提交一份申請，即可在多個司法管轄區（可能超過 100 個）申請和註冊商標，從而省去了在每個國家聘請代理人或律師所需的費用和時間。

此外，任何修改（如名稱或地址變更）以及IR的續期都由國際局集中管理，從而進一步降低知識產權組合以維護成本。

不過，儘管被指定為 「國際註冊」，馬德里體系並不授予商標所有人 「全球權利」，也不提供全球保護。

每個指定國家仍須根據本國法律審查和授予商標。

馬德里體系是一個讓商標所有人以更低成本和更高效率在不同國家申請和管理商標的系統。

馬德里體系的優勢

馬德里體系在香港實施後，中國公民^[4]、以香港為住所的自然人/法人，或在香港設有真實有效的工商營業所的企業^[5]，均可通過香港商標註冊處申請IA/IR。

有趣的一點是，即使在香港沒有業務或與香港沒有經濟聯繫的中國大陸公民也可以選擇通過香港提交 IA/IR 申請。

最明顯的好處是，香港企業可以從一站式簡化服務中受益，節省獲得商標註冊和管理國際商標組合的時間及法律費用。

商標擁有人只需在香港提交一份申請，其商標就有可能在全球 100 多個國家受到保護，而無須在每個國家提交申請。

如果 IA/IR 申請過程順利，而且指定辦公室沒有提出異議，可能根本不需要聘請當地商標代理人或商標律師的服務。這將為本地企業，尤其是中小型企業，提供一個更容易向海外擴張的渠道。

實施馬德里體系還可能促使國際企業考慮在香港擁有知識產權資產，包括國際商標組合。

這樣做將使他們能夠利用知識產權使用費相對較低的稅率，完善的法律、銀行和金融基礎設施，以及設立和維持香港公司所需的便利和低成本。

另一個潛在優勢是，由於中國公民也可以通過香港提交IA/IR，這將為內地商標擁有人提供一個更安全的途徑來申請外國商標。然而，目前這似乎只適用於中國內地的自然人。

由於在中國大陸提交的商標申請數量龐大^[6]，中國採用的是先到先得（first-to-file）制度，加上中國的商標搶註現象十分普遍，要確保中國的商標註冊成為 IA/IR 的基本商標可能十分困難。

通過香港申請IA/IR可能是降低五年依附期風險的更安全方法，下文將詳細討論。

使用馬德里體系的潛在風險

根據馬德里體系，如果在註冊IR後的頭五年內，基礎商標在母國因任何原因不再有效，例如被原屬局拒絕註冊，或被反對或撤銷，則整個IR及其所有指定將自動註銷。

這五年被稱為 「依附期」，而通過攻擊基本商標來攻擊 IR 的行為被稱為 「中心攻擊」。

對在香港註冊的註冊商標發起中心攻擊的一個潛在選擇是在香港對基本商標提出不使用撤銷申請。

根據香港法律，如果一個香港商標註冊連續三年沒有由其所有人或經所有人同意在香港就註冊商品及/或服務被真正使用，則該商標可能會從註冊簿中被撤銷。

這意味著在依存期內可能有大約兩到三年的時間，基本商標容易受到不使用質疑^[7]。

如果基本商標在此期間被撤銷，申請花費可達數萬美元的IR及其所有國家的申請將全部失敗。

相對而言，香港是一個相對較小的市場，其大部分業務都是外向型的，因此商標擁有人可能沒有投入資源在本地使用商標或開發本地市場。
這可能是一個潛在的漏洞，因此，如果商標所有人想利用馬德里體系，建議他們特別注意在商標在香港本地使用的狀況。

中國的特殊情況

由於香港既不是一個主權國家，也不像歐盟那樣是一個合資格的政府間組織，因此不能單獨成為《馬德里議定書》的簽署方。

相反，香港是通過中國政府與世界知識產權組織之間的特殊安排加入馬德里體系的，即在《馬德里議定書》下，中國及香港被視為同一締約方。

由於《馬德里議定書》中有一條規定禁止締約方將國際註冊保護延伸至其原屬局^[8]，這就造成了一種相當獨特的情況，即香港的IA/IR申請人不能通過馬德里體系在中國申請商標保護，反之亦然^[9]。

換言之，香港商標所有人仍需向中國商標局提交一份單獨的中國國家商標申請，才能在中國大陸獲得保護。

政府已認識到這一異常現象，並承認無法通過《馬德里議定書》框架（即主權國家之間的一個國際協定）解決這一問題。

政府亦承諾與中國大陸探討可能的國內安排，但鑒於香港與中國大陸之間在商標法律及環境方面的巨大差異，實施起來可能很棘手。

迄今為止，當局尚未公佈任何此類建議。

免責聲明：本文僅供參考，並不構成法律建議。

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